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help RSS 要件を機能で定義したくても、そうは問屋が卸さない

<<   作成日時 : 2006/11/24 21:53   >>

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機能的な記載が拒絶される例はアメリカ出願では枚挙に暇がありません。以下にその幾つかを示します(12件あります)。

目的や用途や機能による構成要件の定義についてアメリカの特許庁がどのように判断しているのかは以下に列挙した拒絶理由から明らかです。発明の構成要件を機能で定義することができれば便利なのですが、それが許されないのが現実です。


@ 1999年6月15日の拒絶理由通知書で審査官Daniel Larkin氏により部材名を機能が修飾している表現「element for applying…」や「mechanism for relatively adjusting…」が審査対象から除外されています。


【拒絶理由通知書】

請求項12に記載されている表現「光線を…照射する(for applying a light beam…)」および「…の可能な(capable of…)」ならびに請求項16に記載されている表現「…を相対的に調整する(for relatively adjusting…)」は考慮していない。ここに示した表現はいずれも機能的表現である。ところで、両請求項は装置について特許を請求しているのであるから、ここに示した表現にはどれにも特許性の点で重要性が認められない。

これらの表現の考慮を希望する場合には、手段プラス機能の表現形式を採用しなければならない。

【拒絶理由通知書の原文】

The phrases “for applying a light beam...” and “capable of...” recited in claim 12 and the phrase “for relatively adjusting...” recited in claim 16 have not been given consideration since these phrases are deemed to be functional and having no patentable weight in view of the fact that these claims are apparatus claims.

If Applicants' wish to have these recitations considered, means plus function language should be utilized.


【請求項の拒絶された箇所】

a light emitting element on the moving-end of the scanner for applying a light beam … to a constant position on the cantilever;

a light receiving element capable of receiving reflected light from the cantilever;


an adjusting mechanism for relatively adjusting the respective positions of the light emitting element and the cantilever



A 審査官Eddie C. Lee氏による2000年9月29日付拒絶理由通知書で機能的な表現は引用例から本願発明を構造的または特許的に明確に区別することができないとの指摘を受けています。


【拒絶理由通知書】

要件「固定爪と固定される爪との間の細長い解除部材を解除部の孔に挿入して、固定する爪から固定爪を解除すると、カートリッジ室は開状態に設定される」は機能的または意図的な表現であるから、本願発明の「固定部材」、「固定爪」、「固定される爪」を引用例Takuの対応物から構造的または特許的に明確に区別する役には立たない。


【拒絶理由通知書の原文】

The functional or intentional language of “said cartridge chamber is set in an open state by disengaging said lock pawl from said locking pawl by inserting an elongated unlocking member between said lock pawl and said locked pawl into the hole of said unlocking portion” does not structurally or patentably distinguish the claimed “lock member,” “lock pawl” and “locked pawl” from those of Taku.



B 2000年10月6日付拒絶理由通知書で審査官Eddie C. Lee氏により用途に基づいて引用例との相違を主張することはできないとして請求項が拒絶されています。


【拒絶理由通知書】

「フィルム カートリッジ」あるいは「\240フィルム カートリッジ」用であるか否かにより本願発明を引用例Milatz et alから構造上あるいは特許上区別することはできない。


【拒絶理由通知書の原文】

It should be noted that the intended use “film cartridge” or “IX240 film cartridge” does not structurally or patentably distinguish the claimed invention from the structure disclosed by Milatz et al.


【拒絶された請求項】

4. (Amended) A camera according to claim 1, wherein the film cartridge chamber is adapted to receive an IX240 film cartridge.



C 審査官Ljiljana (Lil) V. Ciric氏による2001年2月14日付拒絶理由通知書です。拒絶されているわけではありませんが、請求項の表現「step of」が法律の規定に従っていないとの指摘を受けています。


【拒絶理由通知書】

両請求項の保護範囲を不明瞭にしているわけではないが、両請求項に使用されている表現「の工程(step of)」(「のための工程(step for)」ではない)が米国特許法第112条第6段落に規定されている表現であると言えるのかどうかを直ちに判断することができないだけでなく、米国特許法第112条第6段落に基づいて両請求項を解釈すべきかどうかさえも直ちに判断することができないことをここで断っておく。


【拒絶理由通知書の原文】

It is hereby noted that, while not rendering the claims indefinite with regard to their intended scope, the term “step of” (unlike the term “step for”) as used in the claims does not automatically invoke interpretation of the immediately following claim limitations in accordance with 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, nor is it even automatically considered an attempt to invoke interpretation in accordance with 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, by the applicant.



D 2000年3月2日付拒絶理由通知書で審査官Roy Gibson氏により用途や機能による限定の問題点が指摘されています。


【拒絶理由通知書】

組織の切断用に第1の高出力モードを選択し、剥離用に第2の低出力モードを選択することができると言う出願人の意見に関して、発明の用途(機能)に基づいて発明を先行技術から特許性の点で区別することができるためには、当該用途(機能)が最終的に発明と先行技術との構造的な相違により裏付けられていなければならない。さらに、請求項に用途(機能)が記載されている場合、先行技術の構造でも当該用途に適用可能(当該機能を達成可能)であれば、先行技術は請求項の要件を満たしていることになる。In re Casey, 152 USPQ 235 (CCPA 1967)およびIn re Otto, 136 USPQ 458, 459 (CCPA 1963)参照。


【拒絶理由通知書の原文】

In response to applicant's argument that a first high-power mode is selectable for cutting of tissue and a second low-power mode is selectable for ablating tissue, a recitation of the intended use of the claimed invention must result in a structural difference between the claimed invention and the prior art in order to patentably distinguish the claimed invention from the prior art. If the prior art structure is capable of performing the intended use, then it meets the claim. See In re Casey, 152 USPQ 235 (CCPA 1967) and In re Otto, 136 USPQ 458, 459 (CCPA 1963).



E 2001年6月27日付拒絶理由通知書で審査官Kenneth J Whittington氏により機能を実行するための構造が請求項に記載されていないことを理由に拒絶されています。


【拒絶理由通知書】

これらの請求項にはカメラの一般的な機能が開示されているだけで、機能を実行するための構造が開示されていない。情報の表示や記録には無数の方法があるので、この技術分野で通常の知識を有する者でもこれらの請求項の範囲を確定することはできない。さらに、データや情報を表示するとどのようにしてデータや情報が記録されるのかが不明瞭である。


【拒絶理由通知書の原文】

The claim discloses a general function of the camera, but does not disclose the structures for carrying out the functions. There are an infinite number of ways for displaying and recording information, thus one of ordinary skill in the art would not be apprised of the claims scope. Further, the claim is unclear as to how displaying the data or information leads to the data or information recording.



F 2001年9月4日付拒絶理由通知書で審査官Anthony Quash氏により機能的な表現を用いる場合には「手段とその機能(means for performing the specified function)」の書式にしたがって記載しなければならないとの指摘を受けています。


【拒絶理由通知書】

請求項17に関して、機能的な表現「光学素子は透過光のノマルスキー観察用光学素子から成る(said optical element comprises an optical element for a Nomarski observation of transmitted light)」には特許性の観点の下では重要性が認められない。機能的な表現について特許性の有無の審査を求める場合には、米国特許法第112条第6段落に記載されているように「手段とその機能」の書式にしたがって機能的表現を記載し直し、請求項に記載されているこの機能が明細書に記載されている構造により裏付けられていなければならない。In re Fuller, 1929 C.D. 172; 388 O.G. 279参照。


【拒絶理由通知書の原文】

Pertaining to claim 17, the functional recitation that “... said optical element comprises an optical element for a Nomarski observation of transmitted light.” Has not been given patentable weight because it is narrative in form. In order to be given patentable weight a functional recitation must be expressed as a “means” for performing the specified function, as set forth 35 U.S.C. 112, 6th paragraph, and must be supported by recitation in the claim of sufficient structure to warrant the presence of the functional language. In re Fuller, 1929 C.D. 172; 388 O.G. 279.


【米国代理人の説明】         

請求項17には構造的要件を明確に記載する補正を施さなければなりません。例えば、請求項17を「手段とその機能(means-plus-function)」の書式で記載し直してはどうかとの提案を受けています。貴所の指示をいただいた上で、この問題を詳細に検討してから、米国特許法第112条に基づく拒絶を解消する補正を請求項17に施したいと存じます。



G 審査官David M Ruddy氏による2001年10月30日付拒絶理由通知書です。請求項に機能が記載されている場合、明細書に記載されている構造的要件が引用例に既に開示されているか、引用例から自明であるかのいずれかであれば、請求項は拒絶されます。


【拒絶理由通知書】

Hatta et alには高周波エネルギーで患者を処置する電気外科手術装置が開示されている。独立請求項1、7、24、27と、それぞれの独立項に従属する請求項から成る四つのグループにはどれにも機能的な表現が広範囲に渡って使用されている。どの請求項にも「第2の出力手段は立ち上がり時の初期期間の少なくとも一つの設定を変更することができる」のような表現が多用されている。確かに「どのような限定も無視してはならない」と言う判例(In Re Wilson, 165 USPQ 494)もあるが、「特許が請求されている発明が特許性の観点の下で先行技術から明確に相違していると言えるためには、特許が請求されている発明の意図した用途に関する記載は、特許が請求されている発明と先行技術との構造的な相違により裏付けられていなければならない。先行技術の構造を意図されている用途に使用することができるのであれば、先行技術は請求項を満たしていることになる。」と言う判例もある。In re Casey, 152 USPQ 235(CCPA 1967)およびIn re Otto, 136 USPQ 458, 459(CCPA 1963)参照。この判断基準は最近でも確認されている。In re Schreiber, 128 F.3d 1473, USPQ 2d 1429(Fed. Cir. 1997)では、(意図されている用途ではなく)構造的要件が全く類似していない別の技術分野に属する引用例に総て開示されていることを理由にポップコーン販売機の請求項を拒絶した審査官の判断が連邦裁判所により支持されている。


【拒絶理由通知書の原文】

Hatta et al. discloses an electrosurgical device for treating a patient by means of high frequency energy. It is noted by the examiner that all of Applicant's 4 claim groups (each depending from the one of independent claims 1, 7, 24, or 27) recite extensive passages of functional language. The claims are replete with phrases such as, “wherein the second output means can change setting of at least one of the initial period in a rising time”. The Examiner understands that, as set by legal precedent, “no limitation can...simply be ignored”, In Re Wilson, 165 USPQ 494, however, it has also been held that “a recitation of the intended use of the claimed invention must result in a structural difference between the claimed invention and the prior art in order to patentably distinguish the claimed invention from the prior art. If the prior art structure is capable of performing the intended use, then it meets the claim”. See In re Casey, 152 USPQ 235(CCPA 1967) and In re Otto, 136 USPQ 458, 459(CCPA 1963). This distinction has recently been reaffirmed in In re Schreiber, 128 F.3d 1473, USPQ 2d 1429(Fed. Cir. 1997), where a federal court upheld an Examiner's rejection of a claim for a popcorn dispenser, by a reference from a non-analogous field of art, that disclosed all the structure (but not the intended use).



H 審査官David M Ruddy氏による2002年1月21日付拒絶理由通知書です。請求項に記載されている意図した用途は、先行技術に対する構造上の相違による裏付けがなければ、先行技術から発明を区別する訳にはたたないとの指摘を受けています。


【拒絶理由通知書】

Hatta et alには本願請求項に記載されている種々の機能を制御する一連の工程が開示されていないと出願人は主張しているが、特許を請求している発明の意図した用途に関する記載は、特許を請求している発明と先行技術との間の構造的な相違により裏付けられていなければ、特許を請求している発明を先行技術から区別する役には立たないことに注意すること。先行技術の構造を意図した用途に使用できる場合には、先行技術は請求項を満たしていることになる。製造方法に関する請求項では、意図した用途は先行技術との操作上の相違により裏付けられていなければならない。In re Casey, 152 USPQ 235(CCPA 1967)、In re Otto, 136 USPQ 458, 459(CCPA 1963)参照。新たな拒絶理由でも指摘したように、Hatta et alのCPU 9は装置に関する懸案の請求項に記載されている工程を実行することができる。


【拒絶理由通知書の原文】

In response to Applicant's argument that the reference of Hatta et al. does not expressly disclose the sequential method steps of the controlling functions recited in the claims, it is noted that a recitation of the intended use of the claimed invention must result in a structural difference between the claimed invention and the prior art in order to patentably distinguish the claimed invention from the prior art. If the prior art structure is capable of performing the intended use, then it meets the claim. In a claim drawn to a process of making, the intended use must result in a manipulative difference as compared to the prior art. See In re Casey, 152 USPQ 235 (CCPA 1967) and In re Otto, 136 USPQ 458, 459 (CCPA 1963). Accordingly, as noted in the new rejections under Hatta et al. the CPU item 9 is capable of performing the method steps recited in the pending apparatus claims.



I 審査官Kennedy Schaetzle氏による2002年4月3日付拒絶理由通知書です。


【拒絶理由通知書】

比較器とプロセッサの定義に用いられている表現は米国特許法第112条第6段落には該当しないものと認められるので(審査便覧参照(MPEP 2181))、最も広い解釈の下ではいずれも「…対応する構造とその均等物…(…corresponding structure and equivalents thereof …)」に限定されない。要素26、28、34が増幅された信号を処理するプロセッサに該当し、要素36が心電図波形をメモリに記憶されている標準データと比較する比較器に該当するものと思われる。仮に請求項の表現が対応する構造とその均等物に限定されるとしても、この技術分野で通常の知識を有する者であれば、(プロセッサに処理と比較をさせる代わりに)プロセッサと比較器の両者を用いることは容易に想到することができるものと認められ、どちらの技術を採用しても大した違いは認められないので、どちらの技術を採用するかは電気的な簡便さに基づく選択問題であるに過ぎないものと認められる。機能の達成に用いられる特定の回路構成に関する重要性が全く示されていない。


【拒絶理由通知書の原文】

Regarding the comparator and processor limitations, as written, these recitations do not fall under 35 U.S.C. 112, sixth paragraph (see MPEP 2181) and therefore the broadest reasonable interpretation is not limited to “…corresponding structure and equivalents thereof….” The examiner considers such elements as 26, 28 and 34 to represent a processor for processing an amplified signal, and element 36 to represent a comparator for comparing the electrocardiogram waveform data with standard data stored in memory. Even if the language were limited to corresponding structure and equivalents thereof, those of ordinary skill in the art would have clearly recognized the use of both a processor and a comparator (as opposed to a processor which both processes and compares), to be a matter of obvious electrical expediency with either choice having no discernable effect on operation. The applicant further gives no criticality as to the particular form of circuitry used to perform the function.


【拒絶された請求項】  

1. A portable electrocardiogram monitor comprising:

an electrode piece fixedly contacting a surface of a
body of a user, for receiving an electrical signal …;

a signal amplifier for amplifying the electrical
signal …;

a processor for processing a signal …;

a display for displaying an electrocardiogram …;

a memory for storing electrocardiogram …;

a comparator for comparing the electrocardiogram … with …;

a determination unit for determining …; and

an alarm generator for raising an alarm ….



J 審査官John M. Mulcahy氏による2003年4月30日付拒絶理由通知書です。


【拒絶理由通知書】

両請求項に記載されている内視鏡は実質的にTaniguchi et alに示されているが、末端部の構造の詳細はTaniguchi et alには教示されていない。しかしながら、Ito et alには末端構造部11aが非磁性材料(プラスチック)でできている類似した内視鏡が示されている。第3欄4〜6行目参照。このようにIto et alにはプラスチックが材料として適切である旨が教示されているので、Ito et alに教示されているように末端構造部204aをプラスチックで形成する修正をTaniguchi et alに施すことは、この技術分野で通常の知識を有する者にしてみれば、この発明がなされた時点において自明であったものと認められる。意図した用途に適切であるか否かに基づいて公知の材料を選択することは自明な修正であるに過ぎないことが既に確定している。In re Leshin, 227 F.2d 197, 125 USPQ 416(CCPA 1960)。


【拒絶理由通知書の原文】

Taniguchi et al. clearly shows the endoscope substantially as claimed, but fails to teach the details of the distal end structural portion. However, Ito et al. shows an analogus endoscope having a distal end structural portion 11a made of a non-magnetic material (plastic). See col. 3, lines 4-6. It would have been obvious to the artisan to modify Taniguchi et al. by forming the distal end structural portion 204a from plastic as taught by Ito et al. since Ito et al. teaches such material to be suitable and it has been held that the selection of a known material based upon its suitability for the intended use is an obvious modification. In re Leshin, 227 F.2d 197, 125 USPQ 416 (CCPA 1960).



K 審査官BJ Forman氏による2004年9月27日付拒絶理由通知書です。


【拒絶理由通知書】      

既に指摘したように本願請求項には不明瞭な用語や表現がかなり含まれている。明細書(7ページ19〜21行目)には「ステレオ基板」が三次元として定義されているにも拘わらず、請求項に記載されているステレオ基板には種々様々のステレオ基板が含まれている。さらに、請求項には意図した用途や機能に関する表現が多用されている。先行技術との違いを明らかにするには構造の観点から装置を定義しなければならないことが判示されているので、先行技術のアレーが請求項に記載されている構造を有している限り、意図した用途や機能に関する表現では特許が請求されているアレーを先行技術のアレーから区別することはできない。

請求項に記載されている構造的な要件を先行技術の装置が総て備えている場合には、「特許を請求している装置をどのようにして用いるのかが請求項に記載されていても特許を請求している装置をそのような用途の記載に基づいて先行技術の装置から区別することはできない」ことが判示されている。Ex parte Masham, 2 USPQ2d 1647(Bd. Pat. App. & Inter. 1987)参照。


【拒絶理由通知書の原文】

As stated above, the claims contain numerous indefinite terms and phrases. While, the specification defines “stereo substrate” as being three-dimensional (page 7, lines 19-21) the claimed stereo substrate encompasses a vast genus of substrates. Furthermore, numerous include recitations of intended use or other functional language. Because the courts have stated that an apparatus must be defined over the prior art in terms of structure, the recitation of intended use and/or function do not define the instantly claimed array over arrays in the prior art having the claimed structure.

A claim containing a “recitation with respect to the manner in which a claimed apparatus is intended to be employed does not differentiate the claimed apparatus from a prior art apparatus” if the prior art apparatus teaches all the structural limitations of the claim. Ex parte Masham, 2 USPQ2d 1647 (Bd. Pat. App & Inter. 1987). For purposes of examination, the claims are interpreted as discussed below.

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プラダ トート
2013/07/06 06:51

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